El registro de marcas internacionales permite proteger una marca en los países donde una empresa comercializa o proyecta comercializar sus productos o servicios. Como regla general, una marca registrada en Colombia produce efectos únicamente en Colombia, por lo que la expansión de un negocio a otros mercados exige definir una estrategia de protección internacional mediante registros nacionales, regionales o, cuando resulte conveniente, a través del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.
No existe un registro único que proteja automáticamente una marca en todos los países del mundo. La protección debe solicitarse en los territorios de interés y cada oficina de propiedad industrial determina, conforme a su propia legislación, si la marca puede obtener protección.
¿El registro de una marca en Colombia es válido en otros países?
No. El derecho sobre una marca tiene, por regla general, carácter territorial. En consecuencia, una marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está protegida principalmente dentro del territorio colombiano y su registro no concede automáticamente derechos exclusivos en otros países.
Existe, sin embargo, una particularidad dentro de la Comunidad Andina. La Decisión 486 establece la denominada oposición andina, que puede permitir al titular de una marca registrada o al solicitante previo en uno de los Países Miembros presentar oposición frente a determinadas solicitudes posteriores en otro País Miembro, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria, entre ellos acreditar un interés real en ese mercado y solicitar allí el registro de la marca al momento de formular la oposición.
Por esta razón, contar con protección en Colombia puede tener determinados efectos jurídicos dentro del régimen andino, pero ello no equivale a tener automáticamente registrada la marca en Ecuador, Perú o Bolivia.
¿Qué es una marca internacional?
La expresión marca internacional suele utilizarse para referirse a una marca respecto de la cual se solicita protección en varios países mediante el Sistema de Madrid, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El Sistema de Madrid permite presentar una solicitud internacional y designar uno o varios de sus miembros para solicitar protección. Actualmente comprende 117 miembros y cubre 133 países, entre ellos mercados de gran relevancia comercial como Estados Unidos, China y los países de la Unión Europea.
Sin embargo, el registro internacional no constituye una autorización universal para utilizar la marca. Después de la inscripción internacional realizada por la OMPI, las oficinas de propiedad industrial de los territorios designados examinan la marca conforme a sus respectivas legislaciones y pueden conceder o denegar su protección.
¿Qué es el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas?
El Sistema de Madrid es un mecanismo internacional administrado por la OMPI que facilita la solicitud y administración de marcas en múltiples jurisdicciones mediante un procedimiento centralizado.
En lugar de presentar desde el comienzo solicitudes independientes ante cada una de las oficinas nacionales o regionales seleccionadas, el titular puede presentar una solicitud internacional basada en una marca previamente solicitada o registrada ante la oficina de origen y designar los miembros del Sistema de Madrid en los que desea obtener protección.
Entre sus principales características se encuentran:
- La posibilidad de presentar una sola solicitud internacional para designar varios países o regiones.
- La gestión centralizada de determinados actos relacionados con el registro internacional.
- El pago de tasas mediante un sistema administrado por la OMPI.
- La posibilidad de ampliar posteriormente la protección a nuevos miembros mediante designaciones posteriores.
- Una fecha centralizada para la renovación del registro internacional.
El Sistema de Madrid simplifica aspectos administrativos, pero no sustituye las legislaciones nacionales. Cada oficina designada conserva la facultad de examinar la solicitud y determinar si la marca cumple los requisitos para obtener protección en su territorio.
¿Cómo solicitar una marca internacional desde Colombia?
Colombia es miembro del Protocolo de Madrid. Por ello, una persona natural o jurídica que cumpla las condiciones exigidas por el Sistema puede utilizar a Colombia como oficina de origen para solicitar protección de su marca en otros miembros.
De manera general, el procedimiento comprende las siguientes etapas:
- Contar con una solicitud o registro de base. La solicitud internacional debe sustentarse en una solicitud o registro de marca ante la oficina de origen.
- Definir los territorios de interés. El solicitante debe seleccionar los miembros del Sistema de Madrid en los que desea obtener protección.
- Presentar la solicitud internacional a través de la oficina de origen. La oficina verifica determinados aspectos de correspondencia entre la solicitud internacional y la marca de base.
- Examen formal por la OMPI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual revisa el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud.
- Registro internacional y notificación. Si se cumplen los requisitos formales, la marca se inscribe en el Registro Internacional y se notifica a los miembros designados.
- Examen en cada territorio designado. La oficina competente de cada miembro examina la marca según su legislación y puede conceder la protección o formular una denegación provisional.
La obtención de un certificado de registro internacional por parte de la OMPI confirma el cumplimiento de la fase internacional correspondiente, pero no significa necesariamente que la marca haya sido aceptada en todos los territorios designados.
¿Qué ocurre si una oficina extranjera objeta la marca?
Cada oficina designada puede formular una denegación provisional cuando considere que la marca no cumple los requisitos establecidos por su legislación o cuando exista una oposición de un tercero, según resulte aplicable.
En estos eventos, el titular deberá atender la actuación conforme a las normas y dentro de los términos aplicables en el territorio correspondiente. Dependiendo de la jurisdicción y del tipo de objeción, puede resultar necesaria la intervención de un abogado o agente local.
Una negativa en un país determinado no significa, por sí misma, que la marca vaya a ser rechazada en los demás territorios designados. Cada designación es examinada conforme al régimen jurídico aplicable en el territorio correspondiente.
¿Qué es la dependencia de la marca de base?
Durante los primeros cinco años contados desde la fecha del registro internacional, este depende jurídicamente de la solicitud o registro de base utilizado para obtenerlo.
Esto significa que, si durante ese periodo la marca de base deja de producir efectos total o parcialmente por determinadas circunstancias previstas en el Sistema de Madrid, el registro internacional puede resultar afectado en la misma medida. Este fenómeno ha sido tradicionalmente relacionado con la expresión ataque central.
La existencia de esta dependencia es uno de los factores que deben analizarse antes de decidir si resulta conveniente utilizar el Sistema de Madrid o presentar solicitudes nacionales o regionales independientes.
¿Es mejor el Sistema de Madrid o registrar la marca directamente en cada país?
No existe una respuesta única. La estrategia adecuada depende de los países en los que se pretenda obtener protección, el número de mercados involucrados, la importancia comercial de cada territorio, la situación jurídica de la marca, el riesgo de objeciones u oposiciones y los planes de expansión de la empresa.
El Sistema de Madrid puede resultar especialmente eficiente cuando se busca protección en múltiples miembros y se desea centralizar parte de la administración internacional del portafolio.
En otros casos puede resultar más conveniente presentar solicitudes nacionales o regionales independientes, particularmente cuando la estrategia requiere atención específica desde el comienzo en determinados mercados, cuando existen circunstancias jurídicas particulares o cuando los territorios de interés no forman parte del Sistema de Madrid.
Por esta razón, antes de iniciar un registro internacional conviene determinar qué vía ofrece la estructura jurídica y administrativa más adecuada para el portafolio concreto.
¿En qué países debo registrar mi marca?
Como criterio general, una empresa debería evaluar la protección de su marca en aquellos países en los que comercializa o proyecta comercializar sus productos o prestar sus servicios.
La estrategia puede considerar, entre otros, los siguientes factores:
- Mercados en los que actualmente se venden productos o prestan servicios.
- Países incluidos en los planes reales de expansión comercial.
- Territorios en los que se fabrican o distribuyen productos.
- Mercados relevantes para comercio electrónico o licenciamiento.
- Países en los que exista un riesgo concreto de apropiación o registro de la marca por terceros.
Registrar indiscriminadamente una marca en numerosos territorios tampoco constituye necesariamente la mejor estrategia. Además de los costos involucrados, las legislaciones de distintos países contemplan obligaciones o consecuencias relacionadas con el uso efectivo de las marcas. Por ello, la protección internacional debe responder a una estrategia comercial realista y jurídicamente planificada.
Registro de marcas en Estados Unidos, Europa, China y otros mercados
Cárdenas Vega Asesores presta servicios relacionados con la protección internacional de marcas y coordina procedimientos en diferentes jurisdicciones, incluyendo países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.
Dependiendo de cada caso, la estrategia puede estructurarse mediante el Sistema de Madrid, solicitudes nacionales independientes, registros regionales o una combinación de estos mecanismos.
Antes de presentar una solicitud internacional también es recomendable realizar búsquedas de antecedentes en los mercados relevantes y revisar cuidadosamente los productos y servicios que se pretende proteger, pues las posibilidades de registro pueden variar de una jurisdicción a otra.
Preguntas frecuentes sobre marcas internacionales
¿Existe una marca que proteja automáticamente en todo el mundo?
No. La protección marcaria continúa siendo territorial. El Sistema de Madrid permite centralizar una solicitud internacional y designar múltiples territorios, pero cada oficina competente determina si concede protección en su jurisdicción.
¿Necesito tener una marca registrada en Colombia para utilizar el Sistema de Madrid?
Debe existir una solicitud o registro de base ante la oficina de origen correspondiente. En consecuencia, no siempre es necesario esperar hasta que el registro colombiano haya sido concedido para iniciar el procedimiento internacional, aunque utilizar una solicitud pendiente como base implica aspectos jurídicos que deben ser evaluados dentro de la estrategia.
¿Una marca internacional puede ser negada en un país y concedida en otro?
Sí. Cada miembro designado examina la marca conforme a su propia legislación. Por ello, una marca puede obtener protección en determinados territorios y ser objetada o negada en otros.
¿Puedo agregar nuevos países después del registro internacional?
Sí. El Sistema de Madrid permite solicitar posteriormente la extensión geográfica del registro internacional a otros miembros, sujeto al cumplimiento de los requisitos y al pago de las tasas correspondientes.
¿Cárdenas Vega Asesores puede gestionar registros de marcas fuera de Colombia?
Sí. La firma presta servicios de protección internacional de marcas y puede estructurar y coordinar estrategias de registro en diferentes jurisdicciones según los mercados de interés del cliente.